【按】經(jīng)常有人說第35類商標(biāo)是萬能商標(biāo)，企業(yè)必須要注冊，如認(rèn)為店招屬于第35類“廣告宣傳”服務(wù)商標(biāo)的使用，真的如此嗎？

【裁判要旨】

指示來源、保障品質(zhì)、廣告宣傳，均是商標(biāo)的基本功能。任何商標(biāo)均會對使用該商標(biāo)的商品或者服務(wù)本身起到廣告宣傳的作用，“廣告宣傳”服務(wù)則是由廣告部門為宣傳、推廣服務(wù)對象的商品或者服務(wù)提供的一種服務(wù)行為，具有“廣告宣傳”作用與提供“廣告宣傳”服務(wù)不可同日而語。被訴侵權(quán)商標(biāo)使用在“避孕套”商品上，能夠?yàn)樵摽钌唐菲鸬綇V告宣傳效果，是商品商標(biāo)功能發(fā)揮的結(jié)果，不能由此證明其是使用在“廣告宣傳”服務(wù)類別上。

若僅因商標(biāo)能實(shí)現(xiàn)促銷的廣告目的、能發(fā)揮廣告宣傳的功能，就認(rèn)定在商品上使用的商標(biāo)系在“廣告宣傳”服務(wù)上的使用，將使得注冊在第35類“廣告宣傳”服務(wù)上的商標(biāo)成為可無條件跨越到任何商品類別上獲得保護(hù)、超越馳名商標(biāo)保護(hù)力度的“超級商標(biāo)”，從而破壞我國以商品與服務(wù)類別作為基礎(chǔ)構(gòu)建的商標(biāo)注冊與司法保護(hù)制度體系。

【當(dāng)事人】

再審申請人（一審被告、二審上訴人）：廣州大明聯(lián)合橡膠制品有限公司

被申請人（一審原告、二審被上訴人）：吉尼斯世界紀(jì)錄咨詢（北京）有限公司

【案號】

一審：（2017）粵0114民初8081號

二審：（2019）粵73民終5764號

再審：（2021）粵民再208號

【基本案情】

吉尼斯北京公司以大明公司在與第35類涉案“吉尼斯”系列商標(biāo)核準(zhǔn)使用的“廣告宣傳”服務(wù)相同的服務(wù)上使用了該服務(wù)商標(biāo)為由，主張大明公司構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十七條規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)。

大明公司稱，其將與上述涉案商標(biāo)相同的被訴侵權(quán)商標(biāo)使用在“避孕套”商品上，而并非使用在“廣告宣傳”服務(wù)上，不會造成相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)，故未侵犯上述涉案商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)。

【法院認(rèn)為】

一審、二審法院均認(rèn)定大明公司在與涉案第11149025號、第11149031號商標(biāo)核準(zhǔn)使用的“廣告宣傳”服務(wù)上使用了相同的商標(biāo)，侵犯了該兩件商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)。

廣東省高級人民法院再審認(rèn)為，大明公司以標(biāo)注注冊商標(biāo)標(biāo)記或者商標(biāo)標(biāo)記的方式將被訴侵權(quán)標(biāo)識使用在包裝盒之上，顯然系在商業(yè)活動中使用上述被訴侵權(quán)商標(biāo)并用于區(qū)分商品來源，構(gòu)成商標(biāo)性使用。

大明公司與吉尼斯北京公司之間的分歧在于：被訴侵權(quán)商標(biāo)在“避孕套”包裝盒上的使用究竟應(yīng)視為在“避孕套”商品上的使用還是應(yīng)視為在“廣告宣傳”服務(wù)上的使用？

本案中，被訴侵權(quán)商標(biāo)物理性附著在“避孕套”商品的包裝盒上，指向的是“避孕套”商品的來源。其并未穿透“避孕套”商品，指向“廣告宣傳”服務(wù)的來源。大明公司是在“避孕套”商品上，而不是在“廣告宣傳”服務(wù)上使用被訴侵權(quán)商標(biāo)。

對此，再審法院給出具體理由：

第一，被訴侵權(quán)的“避孕套”是商品，不構(gòu)成與“廣告宣傳”服務(wù)相關(guān)聯(lián)的載體，故被訴侵權(quán)商標(biāo)無法視為在與“廣告宣傳”服務(wù)相關(guān)聯(lián)的載體上進(jìn)行了使用。

第二，被訴侵權(quán)“避孕套”未以適當(dāng)方式顯示被訴侵權(quán)商標(biāo)與“廣告宣傳”服務(wù)提供者之間的直接聯(lián)系，不構(gòu)成使用服務(wù)商標(biāo)的特殊載體，被訴侵權(quán)商標(biāo)不能視為在服務(wù)對象的商品上進(jìn)行了使用。經(jīng)查，被訴侵權(quán)商標(biāo)周邊除“紀(jì)錄保持者”“薄”“薄度紀(jì)錄創(chuàng)造者”“橡膠避孕套薄度紀(jì)錄創(chuàng)造者”等描述之外，并無其它廣告宣傳內(nèi)容。商品提供者在商品及包裝上印制具有廣告宣傳功能的用語，在生活中隨處可見。即便上述描述可視為一種廣告宣傳用語，該廣告宣傳用語也并未通過長期使用與特定“廣告宣傳”服務(wù)提供者建立起穩(wěn)定聯(lián)系，大明公司也未以任何特殊方式提示該兩件商標(biāo)指向的是“廣告宣傳”服務(wù)的提供者。因此，即便將大明公司視為“廣告宣傳”服務(wù)的對象，被訴侵權(quán)商標(biāo)亦應(yīng)視為在“避孕套”商品上使用的商品商標(biāo)，而不能視為在“廣告宣傳”服務(wù)對象生產(chǎn)的“避孕套”商品上使用的服務(wù)商標(biāo)。

第三，由被訴侵權(quán)商標(biāo)可產(chǎn)生廣告宣傳作用不能推定其是使用在“廣告宣傳”服務(wù)上。指示來源、保障品質(zhì)、廣告宣傳，均是商標(biāo)的基本功能。任何商標(biāo)均會對使用該商標(biāo)的商品或者服務(wù)本身起到廣告宣傳的作用，“廣告宣傳”服務(wù)則是由廣告部門為宣傳、推廣服務(wù)對象的商品或者服務(wù)提供的一種服務(wù)行為，具有“廣告宣傳”作用與提供“廣告宣傳”服務(wù)不可同日而語。被訴侵權(quán)商標(biāo)使用在“避孕套”商品上，能夠?yàn)樵摽钌唐菲鸬綇V告宣傳效果，是商品商標(biāo)功能發(fā)揮的結(jié)果，不能由此證明其是使用在“廣告宣傳”服務(wù)類別上。一、二審法院因被訴侵權(quán)商標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)促銷的廣告目的，從而認(rèn)定其是在“廣告宣傳”服務(wù)類別上的使用，系對商標(biāo)的廣告宣傳功能與提供“廣告宣傳”服務(wù)的誤解。若僅因商標(biāo)能實(shí)現(xiàn)促銷的廣告目的、能發(fā)揮廣告宣傳的功能，就認(rèn)定在商品上使用的商標(biāo)系在 “廣告宣傳”服務(wù)上的使用，將使得注冊在第35類“廣告宣傳”服務(wù)上的商標(biāo)成為可無條件跨越到任何商品類別上獲得保護(hù)、超越馳名商標(biāo)保護(hù)力度的 “超級商標(biāo)”，從而破壞我國以商品與服務(wù)類別作為基礎(chǔ)構(gòu)建的商標(biāo)注冊與司法保護(hù)制度體系。

最終，再審法院認(rèn)定大明公司未將被訴侵權(quán)商標(biāo)使用在涉案商標(biāo)核準(zhǔn)使用的“廣告宣傳”服務(wù)上。這意味著，大明公司在避孕套上使用“吉尼斯世界紀(jì)錄”標(biāo)識不屬于對第35類商標(biāo)的使用，不侵權(quán)！

【簡析】

經(jīng)常有人大張旗鼓地宣稱，第35類商標(biāo)是萬能商標(biāo)，企業(yè)必須要注冊，有的以為只要擁有第35類“廣告宣傳”服務(wù)商標(biāo)即可恣意而為，有的則以為店招屬于第35類“廣告宣傳”服務(wù)商標(biāo)的使用，均為對第35類服務(wù)商標(biāo)的誤解。

《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定，商標(biāo)的使用是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。根據(jù)該規(guī)定，對商標(biāo)使用的理解不能僅局限于將商標(biāo)使用于具體商品上，還應(yīng)包括使用在任何與商品經(jīng)營活動密切相關(guān)的物質(zhì)載體上和廣告宣傳中。

商標(biāo)的基本功能包括指示來源、保障品質(zhì)和廣告宣傳。任何商標(biāo)均會對使用該商標(biāo)的商品或者服務(wù)本身起到廣告宣傳的作用，“廣告宣傳”服務(wù)則是由廣告部門為宣傳、推廣服務(wù)對象的商品或者服務(wù)提供的一種服務(wù)行為。也就是說，“廣告宣傳”服務(wù)的提供主體一般是指廣告設(shè)計(jì)、制作、咨詢、代理公司，企業(yè)自身對自己經(jīng)營的商品（或提供的服務(wù)）進(jìn)行廣告宣傳的行為并不當(dāng)然屬于第35類“廣告宣傳”服務(wù)。因此，具有“廣告宣傳”作用與提供“廣告宣傳”服務(wù)屬于完全不同的兩個概念，兩者不能混為一談。

正如再審判決所述，若僅因商標(biāo)能實(shí)現(xiàn)促銷的廣告目的、能發(fā)揮廣告宣傳的功能，就認(rèn)定商標(biāo)系在“廣告宣傳”服務(wù)上的使用，將使得第35類“廣告宣傳”服務(wù)商標(biāo)成為“超級商標(biāo)”，從而破壞我國以商品與服務(wù)類別作為基礎(chǔ)構(gòu)建的商標(biāo)注冊與司法保護(hù)制度體系。

第35類萬能商標(biāo)之說可休矣！

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