【裁判要旨】

指示來源、保障品質、廣告宣傳，均是商標的基本功能。任何商標均會對使用該商標的商品或者服務本身起到廣告宣傳的作用，“廣告宣傳”服務則是由廣告部門為宣傳、推廣服務對象的商品或者服務提供的一種服務行為，具有“廣告宣傳”作用與提供“廣告宣傳”服務不可同日而語。被訴侵權商標使用在“避孕套”商品上，能夠為該款商品起到廣告宣傳效果，是商品商標功能發(fā)揮的結果，不能由此證明其是使用在“廣告宣傳”服務類別上。

若僅因商標能實現促銷的廣告目的、能發(fā)揮廣告宣傳的功能，就認定在商品上使用的商標系在“廣告宣傳”服務上的使用，將使得注冊在第35類“廣告宣傳”服務上的商標成為可無條件跨越到任何商品類別上獲得保護、超越馳名商標保護力度的“超級商標”，從而破壞我國以商品與服務類別作為基礎構建的商標注冊與司法保護制度體系。

【當事人】

再審申請人（一審被告、二審上訴人）：廣州大明聯合橡膠制品有限公司

被申請人（一審原告、二審被上訴人）：吉尼斯世界紀錄咨詢（北京）有限公司

【案號】

一審：（2017）粵0114民初8081號

二審：（2019）粵73民終5764號

再審：（2021）粵民再208號

【基本案情】

吉尼斯北京公司以大明公司在與第35類涉案“吉尼斯”系列商標核準使用的“廣告宣傳”服務相同的服務上使用了該服務商標為由，主張大明公司構成《商標法》第五十七條規(guī)定的商標侵權。

大明公司稱，其將與上述涉案商標相同的被訴侵權商標使用在“避孕套”商品上，而并非使用在“廣告宣傳”服務上，不會造成相關公眾混淆誤認，故未侵犯上述涉案商標的商標權。

【法院認為】

一審、二審法院均認定大明公司在與涉案第11149025號、第11149031號商標核準使用的“廣告宣傳”服務上使用了相同的商標，侵犯了該兩件商標的商標權。

廣東省高級人民法院再審認為，大明公司以標注注冊商標標記或者商標標記的方式將被訴侵權標識使用在包裝盒之上，顯然系在商業(yè)活動中使用上述被訴侵權商標并用于區(qū)分商品來源，構成商標性使用。

大明公司與吉尼斯北京公司之間的分歧在于：被訴侵權商標在“避孕套”包裝盒上的使用究竟應視為在“避孕套”商品上的使用還是應視為在“廣告宣傳”服務上的使用？

本案中，被訴侵權商標物理性附著在“避孕套”商品的包裝盒上，指向的是“避孕套”商品的來源。其并未穿透“避孕套”商品，指向“廣告宣傳”服務的來源。大明公司是在“避孕套”商品上，而不是在“廣告宣傳”服務上使用被訴侵權商標。

對此，再審法院給出具體理由：

第一，被訴侵權的“避孕套”是商品，不構成與“廣告宣傳”服務相關聯的載體，故被訴侵權商標無法視為在與“廣告宣傳”服務相關聯的載體上進行了使用。

第二，被訴侵權“避孕套”未以適當方式顯示被訴侵權商標與“廣告宣傳”服務提供者之間的直接聯系，不構成使用服務商標的特殊載體，被訴侵權商標不能視為在服務對象的商品上進行了使用。經查，被訴侵權商標周邊除“紀錄保持者”“薄”“薄度紀錄創(chuàng)造者”“橡膠避孕套薄度紀錄創(chuàng)造者”等描述之外，并無其它廣告宣傳內容。商品提供者在商品及包裝上印制具有廣告宣傳功能的用語，在生活中隨處可見。即便上述描述可視為一種廣告宣傳用語，該廣告宣傳用語也并未通過長期使用與特定“廣告宣傳”服務提供者建立起穩(wěn)定聯系，大明公司也未以任何特殊方式提示該兩件商標指向的是“廣告宣傳”服務的提供者。因此，即便將大明公司視為“廣告宣傳”服務的對象，被訴侵權商標亦應視為在“避孕套”商品上使用的商品商標，而不能視為在“廣告宣傳”服務對象生產的“避孕套”商品上使用的服務商標。

第三，由被訴侵權商標可產生廣告宣傳作用不能推定其是使用在“廣告宣傳”服務上。指示來源、保障品質、廣告宣傳，均是商標的基本功能。任何商標均會對使用該商標的商品或者服務本身起到廣告宣傳的作用，“廣告宣傳”服務則是由廣告部門為宣傳、推廣服務對象的商品或者服務提供的一種服務行為，具有“廣告宣傳”作用與提供“廣告宣傳”服務不可同日而語。被訴侵權商標使用在“避孕套”商品上，能夠為該款商品起到廣告宣傳效果，是商品商標功能發(fā)揮的結果，不能由此證明其是使用在“廣告宣傳”服務類別上。一、二審法院因被訴侵權商標可以實現促銷的廣告目的，從而認定其是在“廣告宣傳”服務類別上的使用，系對商標的廣告宣傳功能與提供“廣告宣傳”服務的誤解。若僅因商標能實現促銷的廣告目的、能發(fā)揮廣告宣傳的功能，就認定在商品上使用的商標系在 “廣告宣傳”服務上的使用，將使得注冊在第35類“廣告宣傳”服務上的商標成為可無條件跨越到任何商品類別上獲得保護、超越馳名商標保護力度的 “超級商標”，從而破壞我國以商品與服務類別作為基礎構建的商標注冊與司法保護制度體系。

最終，再審法院認定大明公司未將被訴侵權商標使用在涉案商標核準使用的“廣告宣傳”服務上。這意味著，大明公司在避孕套上使用“吉尼斯世界紀錄”標識不屬于對第35類商標的使用，不侵權！

【簡析】

經常有人大張旗鼓地宣稱，第35類商標是萬能商標，企業(yè)必須要注冊，有的以為只要擁有第35類“廣告宣傳”服務商標即可恣意而為，有的則以為店招屬于第35類“廣告宣傳”服務商標的使用，均為對第35類服務商標的誤解。

《商標法》第四十八條規(guī)定，商標的使用是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。根據該規(guī)定，對商標使用的理解不能僅局限于將商標使用于具體商品上，還應包括使用在任何與商品經營活動密切相關的物質載體上和廣告宣傳中。

商標的基本功能包括指示來源、保障品質和廣告宣傳。任何商標均會對使用該商標的商品或者服務本身起到廣告宣傳的作用，“廣告宣傳”服務則是由廣告部門為宣傳、推廣服務對象的商品或者服務提供的一種服務行為。也就是說，“廣告宣傳”服務的提供主體一般是指廣告設計、制作、咨詢、代理公司，企業(yè)自身對自己經營的商品（或提供的服務）進行廣告宣傳的行為并不當然屬于第35類“廣告宣傳”服務。因此，具有“廣告宣傳”作用與提供“廣告宣傳”服務屬于完全不同的兩個概念，兩者不能混為一談。

正如再審判決所述，若僅因商標能實現促銷的廣告目的、能發(fā)揮廣告宣傳的功能，就認定商標系在“廣告宣傳”服務上的使用，將使得第35類“廣告宣傳”服務商標成為“超級商標”，從而破壞我國以商品與服務類別作為基礎構建的商標注冊與司法保護制度體系。

第35類萬能商標之說可休矣！

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